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标准必要专利权人的FRAND声明之法律性质探析

作者:管育鹰
明确标准必要专利权利人对标准制定组织作出的“公平、合理、无歧视”(FRAND)声明之法律性质,关系到标准必要专利侵权纠纷解决思路的基础理论问题。我国 2013年出现了首例涉及标准必要专利的判决,随后全国各地法院陆续受理了多起标准必要专利纠纷。随着技术的发展和广泛应用,全球关于标准必要专利的纠纷将呈增加趋势,今后我国法院成为全球通信领域主要竞争者诉讼优选地的可能性也日益增大。面对如何确立标准必要专利侵权纠纷裁判规则这一全球性的疑难法律问题,要结合产业特点提出能更合理阐释FRAND声明的理论。根据我国法律制度传统和国内外相关司法经验,将FRAND声明视为对标准必要专利权利人设立相关诚信谈判义务的要约邀请,更能合理地阐释其法律性质和法律效果,提高纠纷解决的可预期性。

 要:明确标准必要专利权利人对标准制定组织作出的“公平、合理、无歧视”(FRAND)声明之法律性质,关系到标准必要专利侵权纠纷解决思路的基础理论问题。分析国际通信技术领域主要标准制定组织的专利政策可知,其所要求提交的FRAND声明仅为一种原则性承诺;对FRAND声明的法律性质,国内外理论界和司法界还未形成较为一致的看法,且各种观点都未能做出较深入的分析和诠释。虽然目前各国在实践中都强调FRAND是标准必要专利权利人与标准实施人在许可谈判中均应遵守的诚信义务,但因缺乏对FRAND声明的法律性质的分析而使得判决说理不够充分。结合我国法律制度传统和国内外相关司法经验,将FRAND声明视为对标准必要专利权利人设立相关诚信谈判义务的要约邀请,更能合理地阐释其法律性质和法律效果,提高纠纷解决的可预期性。

关键词:标准必要专利(SEP);专利政策;FRAND声明;要约邀请说;诚信谈判义务

标准必要专利(SEP)指实施标准时不可避免必然要使用的、在技术或商业上没有其他可替代方案的专利技术。一直以来,因专利权本身天然的专有性和成为标准必要专利后在权利行使时产生垄断的可能性,如何权衡创新与竞争关系、制定恰当的产业推进政策、保护标准必要专利权利人合法权益和维系公平正当的竞争环境是各国政府和司法机构需要考虑的难题。近些年来,随着移动通信技术和智能手机产业的飞速发展,围绕通信领域标准必要专利产生的法律纠纷在全球呈现同步爆发现象,相关争议引起了各国产业界、决策层、法律实务界和学术界的高度关注。

本文拟讨论标准必要专利权利人对标准制定组织(SSO)作出的“公平、合理、无歧视”(FRAND)声明之法律性质问题。我国 2013年出现了首例涉及标准必要专利的判决,随后全国各地法院陆续受理了多起标准必要专利纠纷。在《专利法》第四次修订的讨论中,是否设立单独的标准必要专利侵权判定和责任条款曾引起争议。随着技术的发展和广泛应用,全球关于标准必要专利的纠纷将呈增加趋势;我国是世界最大的移动通信产品市场,知识产权保护力度也在不断增强,今后我国法院成为全球通信领域主要竞争者诉讼优选地的可能性也日益增大。面对如何确立标准必要专利侵权纠纷裁判规则这一全球性的疑难法律问题,有必要结合产业特点进一步研究,提出能更合理阐释FRAND声明法律性质和法律效果的理论,为复杂的纠纷解决提供依据。

一、技术标准化趋势及FRAND声明的由来

技术标准是由公认机构批准的文件,用来提供可普遍和重复使用、旨在促进最佳效益和秩序的技术规范。随着产业技术创新和经济一体化程度的加深,标准在技术推广和市场竞争中的作用越来越凸显,尤其在以互联互通为趋势的通信领域,各项技术的应用以“言必称标准”来形容也不为过。近年来,全球通信领域专利数量激增,标准的制定根本无法回避专利技术,标准制定组织推广的先进技术普遍受专利权保护的客观现状和专利权人倾向于参与标准制定以便占领更广阔市场的商业策略安排,使得标准必要专利价值凸显。根据欧盟相关研究,欧洲电信标准化协会(ETSI)发布的标准必要专利占全球的70%,其确立的 2G、3G及 4G标准技术的专利权利金收入每年约 180亿欧元;2025年“物联网”(IoT)的利用在发达国家个人、家庭、办公室、工厂、工地、零售处、城市及汽车等装置的经济潜力预估高达每年 9兆欧元。5G(第 5代移动通信技术)在“物联网”时代不可或缺,目前,世界各国的通信领域巨头都格外重视并围绕 5G积极开发专利技术,并争取成为各主要标准制定组织中的标准必要专利。

为避免被卷入标准必要专利相关法律纠纷从而阻碍标准化进程,通信领域主要标准制定组织普遍制定了专利政策,要求参与标准制定、专利技术被采用为标准必要专利的成员披露相关信息,并作出将给予标准实施人FRAND许可的声明(通常以向标准制定组织出具确认函的方式)。然而,多数组织发布专利政策之目的,都仅限于表明其在推广先进技术时对专利权保护和禁止限制竞争两项公共政策中保持中立的态度;无论具体措辞和形式如何,其所要求的FRAND声明通常仅是原则性的。以国际电信联盟(ITU)、国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)联合发布的专利政策为例,该政策表明:第一,希望标准必要专利权利人最充分披露其专利信息,但标准制定组织不负责对相关权利证据、有效性或范围等给出权威或全面的信息;第二,标准必要专利权利人应提交是否愿意以FRAND为条件进行许可的声明,但有关专利的具体事项(如专利许可、专利使用费等)留待有关当事人协商,因为这些事项可能因个案而不同。同样,欧洲电信标准化协会在其知识产权政策中,要求权利人披露标准必要专利信息(第 4条),且在三个月内提交书面的、不可撤销的声明,表示将给予第三方符合FRAND条件的实施许可(第 6条)

美国电气和电子工程师协会(IEEE)最早也采取了与前述各标准制定组织大致相同的专利政策。但由于在标准的实施中因FRAND声明的模糊性带来了一些争议并诉诸司法,协会于 2015年发布了新的专利政策,指出标准必要专利权利人提交了FRAND声明的,不应申请颁发或执行禁令,除非标准实施者不参加对合理使用费、权利有效性、侵权赔偿等问题有管辖权的法庭审理或不遵守其裁判结果;在确定合理许可费时,应基于“最小销售单元”。这一新政策招致高通、交互数字、爱立信、诺基亚等通信领域巨头的强烈反对,认为美国电气和电子工程师协会不应该在缺乏专利劫持(Hold up)现象证据的情况下,断然采取背弃传统的专利政策,使权利人遭受反劫持(Hold out)的困扰。有实证研究指出,该协会的新专利政策出台后,愿意出具遵循其所要求之声明的权利人大量减少。

可见,多数标准制定组织对权利人之FRAND声明的要求仅是原则性的,这使得标准实施后各界对FRAND声明的法律性质缺乏共识,实践中的理解差异使得标准必要专利侵权与救济法律纠纷的解决思路存在不确定性。美国电气和电子工程师协会的新专利政策对FRAND声明的内容提出了更具体的要求,但因招致权利人的反对从而导致其不愿意继续参与标准制定,进而可能使标准制定组织推广先进技术的标准化目标落空;而且该政策也没有阐明将FRAND声明视为权利人放弃禁令救济请求权的法理基础,难以对其他标准制定组织框架下发生的标准必要专利争议之解决提供示范作用。

妥善处理和解决标准化进程中的标准必要专利侵权纠纷,不仅事关专利权人和标准实施者之间的利益博弈,也关系到产业的创新发展以及市场竞争秩序的维护。有必要进一步系统、深入地研究FRAND许可声明法律性质的不同观点,探讨其法理依据,以期对禁令颁发、合理许可费的确定等民事救济焦点问题的解决提供思路,满足司法裁判可预见性的法治要求并回应业界所面临的困惑和需求。须指出的是,本文讨论的标准必要专利所适用的标准仅指推荐性行业标准,并不包括国家强制性标准。

二、FRAND声明之法律性质的不同阐释

 (一)第三方利益合同说

第三方利益合同是突破合同相对性原则的例外情形,正如美国的示范法《合同法重述》(第二版 1981年)第 17条所述,合同应当是体现交易合意和对价的契约,因此一般只有合同当事人才有履行合同权利义务的请求权;但是,如果合同有第三方受益人,即虽然不是当事人但是合同履行所指向的直接受益人的,享有履行合同的请求权。

在苹果诉摩托罗拉案中,美国法院指出,欧洲电信标准化协会和美国电气和电子工程师协会的知识产权政策目的是为了保护需要获得许可的标准实施人之利益,减少获得标准必要专利技术的风险,摩托罗拉按要求向欧洲电信标准化协会、美国电气和电子工程师协会提交的FRAND声明(确认函形式)构成承诺,而苹果公司作为标准实施人是该合同的第三方受益人。在微软诉摩托罗拉案中,法院指出:第一,摩托罗拉与美国电气和电子工程师协会和国际电信联盟签订了有拘束力的合同,并承诺以FRAND条件许可实施其标准必要专利;第二,微软公司是摩托罗拉与美国电气和电子工程师协会和国际电信联盟合同的第三方受益人。在与苹果和摩托罗拉案相关联的一起诉讼中,法官认为标准必要专利权利人已同意以FRAND为条件许可任何愿意支付合理许可费的人实施其专利、即默认了许可费足以弥补损失,不支持其禁令请求,该观点得到美国联邦巡回上诉法院的认同。可见,采取第三人利益合同说的美国法院认为FRAND声明是权利人对标准制定组织的承诺,其法律效果是在标准必要专利纠纷中权利人对实施人的禁令请求权受限。

英国法院长期认为第三方利益合同并不能产生任何受益人可请求执行的权利,直到 1999年英国通过《合同第三方权利法案》[Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999],规定在合同明确了第三方对合同有请求权的情形下,第三方享有独立的合同履行请求权。2014年 3月,英国法院审理了无线星球(UP)诉华为案,华为被指侵犯无线星球多项全球通讯标准必要专利中的六项英国专利;华为质疑涉诉标准必要专利的有效性和必要性,并反诉无线星球报价不符合其FRAND承诺,请求法院判决其申请禁令的行为违反反垄断法。法官认为,标准必要专利权利人与欧洲电信标准化协会之间形成第三方利益合同,无线星球作出的FRAND声明有拘束力;但这一义务不是说无线星球或华为可以被强迫签订违背其意愿的合同,而是说如果无线星球拒绝签订符合FRAND条款的许可合同,法院可以拒绝其请求侵权禁令的救济,反之,如果华为拒绝签订符合FRAND条款的许可合同,法院应给予权利人侵权禁令救济。2017年 4月,法官判决要求华为按法院给出的FRAND条件,包括全球性许可费率的具体数额与无线星球签订许可,否则将执行停止侵权的禁令;2018年 10月,英国上诉法院维持原判。从英国法院对第三方利益合同说的解读看,作出FRAND声明的标准必要专利权利人应履行其承诺,但不排除实施人不愿意签订符合FRAND条件的许可合同时给予权利人禁令救济的可能性。

大陆法系国家的合同法理论也在某种程度上承认第三方利益(或利他)合同之效力,比如,德国根据第三方是否可以依据他人为其利益所签订的合同获得诉权,将此类合同划分为真正的和不真正的利他合同,在法典中做了诸多详细规定。不过,在处理标准必要专利纠纷时,欧洲大陆的法院却未援引利他合同理论和相关成文法条款,而是采取了从FRAND声明要约邀请说到FRAND谈判义务说的路径。

(二)弃权声明说/禁止反悔说/默示许可说

弃权声明说认为,FRAND声明意味着标准必要专利权利人作出了不可撤回的放弃禁令救济请求权的承诺。这一学说运用在标准制定组织的标准化实践中曾引起极大争议。即从政策方面考量,弃权声明说可能会使大量标准必要专利权利人退出,对技术标准化进程产生影响。例如,欧洲电信标准化协会在 1993年制定知识产权政策草案时,曾草拟了第 13条“签字人在此保证不对任何实施标准必要专利的一方寻求禁令救济”,这一条款最终在 1994年的正式文本中被删除。如前所述,美国电气和电子工程师协会的2015年版知识产权政策采取了弃权声明说,但在实践中引起了极大反弹。对大多数标准制定组织所要求的FRAND声明而言,弃权声明说仅是学理上的推论,实践中尚无案例对此加以阐释,因为其突破了几乎所有国家和地区的立法或国际条约均明文赋予权利人的禁令请求权。专利权是一种准物权,停止侵权的禁令救济是法定的请求权;因此,如果标准必要专利权利人确实有放弃禁令救济的意图,应当作出明确的意思表示或事实行为,仅依原则性的FRAND声明本身难以证成。

关于禁止反悔说,有美国学者认为,标准制定组织的专利政策作为一种私法秩序,应当具有可执行性;作出FRAND声明的标准必要专利权利人与实施者之间形成了合同关系,权利人只有支付许可费的请求权而没有禁令、惩罚性赔偿、律师费等救济,专利法上的禁止反悔和默示许可制度可作为解决标准必要专利侵权纠纷的依据。这一观点被进一步阐释为:允许请求禁令,则权利人可能将其作为谈判筹码,从而产生专利劫持和许可费堆叠等权利人获利超出专利贡献度的不利于持续创新的现象; FRAND声明是一种放弃了惩罚性赔偿和禁令请求权的公开承诺,权利人违背此承诺可适用禁止反悔原则,法院也可将FRAND声明视为默示许可,即权利人不能主张惩罚性赔偿和禁令救济,只能请求判定支付许可费。禁止反悔或允诺禁反言是英美契约法上基于诚信的一项原则,我国立法和实践中也有类似原则体现;不过,与原则性的FRAND声明不同,允诺禁反言和禁止反悔原则指向的内容通常是可以确定的。比如,根据《合同法》第 186条第 2款规定,具有救灾、扶贫等社会公益、道德义务性质的赠与合同,赠与人在赠与财产的权利转移之前不允许撤销赠与;又如,专利权人在专利审批过程中,为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行限缩的,必须以书面方式进行,并记录在官方的专利审查档案中,为此在后续的无效或侵权程序中权利人对专利权保护范围的主张和解释不能再做扩张。

默示许可在英美法系国家一般在技术标准、技术推广、产品销售、产品修理、在先使用、原有协议、违约行为、平行进口等情形下被作为侵权抗辩的理由。对FRAND声明采用默示许可说的实质,是认为标准必要专利权利人与实施人之间的合同关系已经成立,双方的争议不应涉及是否颁发禁令,而应是如何进行价款谈判并最终达成可执行合同的问题。另一方面,大陆法系的合同法理论中虽然也存在“法律中的默示条款”之概念,但其适用实际上是在许可合同已经有效成立的前提下,根据善意和良好的商业惯例来推定解释合同中的遗漏之处。显然,在标准必要专利相关纠纷中,无具体内容的FRAND声明本身不足以证明合同成立,也难以适用大陆法系对合同成立后默示条款的理解。近年来大陆法系国家和欧盟法院(ECJ)在解决禁令颁发问题时常采用竞争法而非合同法路径,即不讨论FRAND声明是否表示默示许可成立,而是考虑具有市场支配地位的标准必要专利权利人请求禁令救济的行为是否导致了限制竞争,在此过程中双方的谈判意愿和相关行为的诚信判定成为关键。我国对是否采用默示许可理论解决标准必要专利纠纷存在争议。原国务院法制办 2015年 12月 2日公布的《专利法》第四次修订草案送审稿第 85条规定:“参与国家标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的,视为其许可该标准的实施者使用其专利技术。许可使用费由双方协商;双方不能达成协议的,可以请求国务院专利行政部门裁决。当事人对裁决不服的,可以自收到通知之日起十五日内向人民法院起诉。”不过,学界和业界对这一条款的增设表示质疑,认为以立法形式对标准必要专利进行规制应当谨慎,不宜过早干预。在最新公布的《专利法》修正案草案中,原送审稿第 85条已被删除。

(三)要约邀请说/谈判义务说

在摩托罗拉诉微软案中,德国曼海姆法院指出,标准必要专利权利人摩托罗拉向国际电信联盟提交的FRAND声明是否属于许可须按德国法解释;德国民法典第 328条所指的利他合同并不适用于物权合同,因此标准必要专利权利人的FRAND声明不能被视为放弃禁令请求权的物权处分行为,也不是针对不特定第三人,只要对方承诺许可合同即成立的有拘束力的要约,而只是邀请对方进行协商的意思表示。法院认为该案中摩托罗拉主张侵权救济没有构成威胁性索赔,不适用德国联邦最高法院之前确立的“橙皮书标准”。有意思的是,双方当事人在美国同时进行的诉讼结果却不同:美国法院采取第三方利益合同说,判决不予执行德国法院颁发的禁令,并支持微软因对抗摩托罗拉禁令救济而产生的律师费和诉讼费的支付请求。

其他欧盟国家在司法实践中未明确指出FRAND声明的法律性质。例如,荷兰法院对标准必要专利权利人合法权利的保护持肯定态度,在与德国“橙皮书标准”案情相同的飞利浦诉Kassetten一案中,海牙法院认为FRAND声明并不意味着标准必要专利权利人不能请求禁令,被告在进入市场前未通知原告进行协商,属于未经许可使用,应予禁止(这一判决结果与德国法院的不同)。荷兰法院也指出,谈判过程很重要,在权利人不进行诚信谈判或滥用权利的特殊情形下可以不颁发禁令,比如在LG诉索尼案中,权利人发出了要约,实施人没接受也未拒绝,但由于双方仍在谈判且另有仲裁协议,因此法院并没有颁发禁令。在意大利的三星诉苹果案中,米兰知识产权法庭驳回了标准必要专利权利人的诉前禁令请求,认为双方已经开展了认真的许可谈判,没有发现任何一方有恶意,权利人寻求禁令构成了滥用市场支配地位;在法国的三星诉苹果案中,法院拒绝了标准必要专利权利人的诉求,指出颁发禁令将使双方权利义务明显失衡,但同时也驳回了实施人反诉权利人滥用程序的赔偿请求。

欧盟各国对标准必要专利案件的裁判思路在 2015年的华为诉中兴案后逐渐统一。该案中,德国杜塞尔多夫法院将涉及标准必要专利争议的相关问题提请给欧盟法院裁决,法院在裁决中指出,标准必要专利权利人向标准制定组织作出了一项以FRAND条件许可实施其专利的承诺,使得第三人对取得符合FRAND条件许可的可能性有了正当期待,因此若权利人拒绝提供此许可,原则上可构成《欧盟运行条约》(TFEU)第 102条所指的滥用市场支配地位;不过,在以下情形下标准必要专利权利人请求禁令救济,不违反该条约第 102条,其理由如下:第一,在提出诉讼前已经向被诉人发出过警告;第二,在被诉人明确表示愿意达成符合FRAND条件的许可合同后提出了具体的、书面的要约;第三,被诉人没有认真答复该要约但仍继续使用。该案中法院将FRAND声明视为一种承诺,但却没有就此进一步论证,而是转为从竞争法视角为标准必要专利权利人和实施人的谈判行为设定相对明确的规则;在此意义上,法院回避了FRAND声明的法律性质问题,将说理重点转向FRAND是双方均应遵守的谈判义务并据此判定各自的法律责任。该案裁决后,欧盟各国法院在一系列标准必要专利纠纷中也采用此路径解决。

 (四)禁止权利滥用说/契约交涉义务说

日本在司法实践中对FRAND声明之性质最早是从禁止权利滥用角度来界定的。在2011年发生的三星诉苹果的标准必要专利纠纷中,三星主张苹果的 iphone 4、iPad2侵害其标准必要专利,向东京地方法院请求禁令,而苹果则请求确认不侵权;法院一审判决侵权成立,但认为三星在谈判中未依FRAND原则提供必要信息和提出合理许可费,属于权利滥用,因此不给予禁令和赔偿救济。2014年