X（一审原告、二审被上诉人、再审申请人）系名称为“安全插座”发明专利的权利人。X在被授予涉案专利权后，于2005年8月22日与Y1（一审被告、二审上诉人、再审被申请人）签订专利实施许可合同一份，许可Y1实施该专利，许可年限至专利保护期限届满时止，许可费以专利产品销售额提成方式计付，并约定：专利许可使用范围是在全国范围内使用其专利制造专利产品，并对外进行销售（包括出口销售）；X不得干涉Y1对专利产品的定价、推广等销售行为；X同意Y1在许可期限与产品范围内将专利技术许可给第三方以OEM、 ODM委托加工的方式使用，Y1应及时将第三方使用的情况告诉X。X于2010年7月23日购买了三款“PHILIPS”牌电源转换器，三款电源转换器均由Y1销售给Y2（一审被告、二审第三人、再审被申请人），均标有“PHILIPS”商标，在外包装上注明“飞利浦（中国）投资有限公司，中国上海天目西路218号第1座1602 -1605室，邮编200070服务热线4008 - 800 - 008，生产地中国惠州”，外包装条形码中厂商识别代码为8712581代表飞利浦公司产品，三款电源转换器实物背面均印有涉案专利号，庭审中双方确认该三款产品均落入X专利保护范围。另查明，Y3（一审被告、二审上诉人、再审被申请人）于2008年授权Y1为飞利浦品牌代理商，为飞利浦品牌的插座板产品提供生产、销售及售后服务。之后，Y1在原有模具基础上改模刻字交由其全资子公司案外Z生产涉案三款电源转换器。X认为Y3与Y1制造、销售，Y2销售的三款“PHILIPS”牌电源转换器侵犯其专利权，遂于2010年12月1日诉至宁波市中级人民法院，请求判令上述公司停止侵权，并共同赔偿经济损失100万元。

对此，一审法院认定：虽然Y1与X之间的专利实施许可合同约定X同意Y1将专利技术许可给第三方以OEM、 ODM委托加工的方式使用，但上述约定是指以Y1为委托方的生产方式，不包含本案Y3委托Y1贴牌生产的ODM关系。故Y3、Y1的涉案行为构成侵权，依法应承担相应的民事责任。Y2提供了所售产品的合法来源证明，依法不承担赔偿责任。二审法院认定：本案的生产模式应当属于ODM方式，承接设计制造业务的制造商案外Z成为ODM厂商，所生产的产品为ODM产品。专利实施许可合同约定Y1可以许可第三方以OEM、ODM委托加工的方式使用专利技术，从该条款字面意思看，并没有对第三方作限定，也没有限定OEM或ODM委托加工的定作方只能是Y1。同时合同对“专利产品”定义为Y1使用专利技术制造的移动插座、转换器产品，也未限定必须是使用Y1商标的专利产品。因此，X在根据专利许可合同收取了相应的专利许可费后，再要求Y1和Y3承担专利侵权责任没有法律依据。

2 法院判旨

驳回X的再审申请。

……从上述约定的目的和字面含义来看，并没有限定以OEM、ODM方式委托加工的定作方只能是Y1。Y1作为涉案专利被许可人，在自己没有制造能力的情况下，委托案外Z为自己制造专利产品，并在专利产品上标注Y3的企业名称、商标等商业标识，并不违反上述合同约定，不构成侵害涉案专利权。

……“制造专利产品”，对于发明或者实用新型来说，是指作出或者形成覆盖专利权利要求所记载的全部技术特征的产品。上述理解综合考虑了“制造”一词本身的含义和专利法第11条的立法目的。在委托加工专利产品的情况下，如果委托方要求加工方根据其提供的技术方案制造专利产品，或者专利产品的形成中体现了委托方提出的技术要求，则可以认定是双方共同实施了制造专利产品的行为。本案中，被诉侵权产品是Y1在原有模具基础上改模刻字交由案外Z生产，被诉侵权产品的技术方案完全来源于Y1，Y3没有向案外Z就被诉侵权产品的生产提供技术方案或者提出技术要求，Y3不是专利法意义上的制造者，其行为并不构成侵害涉案专利权。

3 案件评释

禁止他人制造专利产品是专利权的一项重要权能。在本案判决中其被定义为：对于发明或者实用新型来说，是指作出或者形成覆盖专利权利要求所记载的全部技术特征的产品。在此理解之下，本案分别对于案外Z与Y3是否构成制造行为的主体给予了判断。其中作为委托加工专利产品的被委托方，案外Z的加工行为被认为并不构成“制造”行为的主体，而应将委托人Y1视作“制造”行为的主体；而在另一法律关系之中作为委托加工专利产品的委托方，由于Y3并未要求加工方根据其提供的技术方案制造专利产品，或者专利产品的形成中体现了Y3提出的技术要求，所以Y3并不构成专利法意义上的“制造者”。由于现代工业化体系下，具体的制造行为可能存在众多独立的主体分工参与，到底认定其中哪一个主体作为专利法意义上的“制造者”则具有一定的复杂性。对此问题本案给出了一定的判断标准，具有较高的先例价值。

关于制造行为主体的认定，在北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》（2017）第99条指出：制造发明或者实用新型专利产品，是指权利要求中所记载的产品技术方案被实现，产品的数量、质量不影响对制造行为的认定。以下行为应当认定为制造发明或者实用新型专利产品行为：（1）以不同制造方法制造产品的行为，但以方法限定的产品权利要求除外；（2）将部件组装成专利产品的行为。相比于《专利侵权判定指南》（2013）（京高法发〔2013〕301号）第89条的规定，删除了将“（2）委托他人制造或者在产品上标明“监制”等类似参与行为”纳入“制造”行为的规定。这样在委托他人制造的情况下，判断到底是委托人还是被委托人构成专利法意义上的“制造者”就不仅仅着眼于一些形式性的要素，而是从实质上看何者更应被认定为“制造”主体。在物理意义上总有一个主体作为实现权利要求中所记载的技术方案的主体存在，但是在规范上这一主体并不一定被评价为专利法意义上的“制造者”。当物理意义上从事实现权利要求所记载的技术方案的主体作为某一主体的“手足”来实现产品的制造时，那么物理意义上的主体就不具有规范意义上的主体地位。而是将其作为“手足”利用的主体应该被评价为“制造主体”。

对于规范意义上“制造”的评价标准，在本案判决中法院认定有决定意义的因素为：按照技术方案制造产品的指示是由何者主体作出的。对此，在Y1与案外Z的委托关系中，尽管Y1作为专利技术方案的被实施许可人，但其并不具有生产能力，只能再行委托他人制造产品。而案外Z完全依据Y1提供的技术方案的要求生产产品，因此在评价何者构成专利法意义上的“制造者”时是将委托人Y1评价为制造者，而不是物理意义上实际制造了专利产品的案外Z。而在Y3与Y1的委托关系中，作为委托人的Y3并没有具体指示Y1采用何种技术方案，仅是对Y1生产出的产品给予商标许可，因此Y1的生产行为并不是作为Y3的“手足”而行使的，Y3对于Y1的制造行为并不具有管理与支配性。从这个意义上看，尽管在二者的关系上同样是委托行为，但是仍将Y1评价为制造的主体。从本案判旨来看，依据不同商标战略而从事的不同商业模式并不会导致专利实施行为判断上的区别。在专利实施行为主体判断上都取决于技术方案的实施是由何者决定的，该主体对此具有管理和支配能力。这样代工的情况下，被委托主体可能仅仅是制造行为“手足”，并不构成规范意义上的“制造者”；被委托主体也可能构成“制造者”，特别是其对于是否采取专利技术方案具有管理与支配能力的情况。

不同于本案判旨所体现的较为实质性的判断“制造主体”的标准，既有实践则较为重视对外所表彰出来的为产品质量等承担责任的要素。如在江苏省高级人民法院民事判决书(2012)苏知民终字第0256号中法院综合考察了：产品包装上贴附的商标和标识；涉案产品的销售主体与渠道；产品上标明的生产厂家以及是否存在“监制”主体；涉案产品是全部向委托人销售，还是存在向其他市场主体销售的情况等要素。并指出产品的实际生产厂家并不是重要的因素，如果存在监制等主体的身份表彰，则将“监制”主体作为“制造者”。而全部生产的产品均销售给委托人的情况更容易证明被委托人不构成“制造者”。结合上述实践所考虑的要素，在本案中被控侵权产品均标有Y3商标，在外包装上注明“Y3，生产地中国惠州”，外包装条形码中厂商识别代码代表Y3，这些要素均是在既有实践中对于Y3被评价为“制造主体”有利的因素。但是显然本案判决相比于表彰所显示的主体来说，更加重视实际上对于技术方案的实施是由何者管理和支配的，在这个意义上说本案确立了从实质的角度评价专利法意义上“制造”行为的判断标准。

注释：

[1]最高人民法院民事裁定书(2012)民申字第197号。

参考文献：

[1]崔国斌.专利法：原理与案例（第二版）[M].北京：北京大学出版社，2016：547.

来源：《中国发明与专利》2018年第10期