1.事实

X（一审原告、二审上诉人、申请再审人）为“一种舵机”实用新型专利的独占实施被许可人，Y（一审被告、二审被上诉人、被申请人）为被控侵权产品的销售商。涉案专利授权公告的权利要求 1-3为：“1．一种模型舵机，其特征在于，包括a、b、c。2．如权利要求1所述的舵机，其特征在于，在所述支架上，设置有固定到一舵机驱动电路板上的固定孔。3．如权利要求2所述的舵机，其特征在于，在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜和银膜”。Y就涉案专利向专利复审委员会提出无效宣告请求。专利复审委员会宣告涉案专利的权利要求1-2，4-6无效，在权利要求3的基础上维持涉案专利权有效。

一审判决认定，被告的现有技术抗辩成立，依法不构成对原告实用新型专利权的侵权。二审判决认定即使中誉公司关于现有技术抗辩不成立的上诉理由能够成立，本案也因禁止反悔原则的适用，而不构成等同侵权。即本案中，技术特征G实质上是修改权利要求而增加的技术特征，该项技术特征将舵机驱动电路板上作为直线型电位器的导流条明确限定为“银膜”，该具体的限定应视为专利权人放弃了除“银膜”外以其他导电材料作为导流条的技术方案。尽管技术特征g与技术特征G等同，但依据禁止反悔原则，由于除“银膜”外以其他导电材料为导流条的技术方案被视为是专利权人放弃了的技术方案，因此，以技术特征g与技术特征G等同为由，认为被控侵权产品构成等同侵权的结论不能成立。

2.判旨

撤销原判决，责令Y损害赔偿。

诚实信用原则作为民法基本原则之一，要求民事主体信守承诺，不得损害善意第三人对其的合理信赖或正当期待，以衡平权利自由行使所可能带来的失衡。在专利授权实践中，专利申请人往往通过对权利要求或说明书的限缩以便快速获得授权，但在侵权诉讼中又试图通过等同侵权将已放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围。为确保专利权保护范围的安定性，维护社会公众的信赖利益，专利制度通过禁止反悔原则防止专利权人上述“两头得利”情形的发生……

……禁止反悔原则适用于导致专利权保护范围缩小的修改或者陈述。亦即，由此所放弃的技术方案。该放弃，通常是专利权人通过修改或意见陈述进行的自我放弃。但是，若专利复审委员会认定独立权利要求无效、在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，且专利权人未曾作上述自我放弃，则在判断是否构成禁止反悔原则中的“放弃”时，应充分注意专利权人未自我放弃的情形，严格把握放弃的认定条件。如果该从属权利要求中的附加技术特征未被该独立权利要求所概括，则因该附加技术特征没有原始的参照，故不能推定该附加技术特征之外的技术方案已被全部放弃。本院认为，权利要求3中的“银膜”并没有被权利要求1-2所提及，而且，在专利授权和无效宣告程序中没有修改权利要求和说明书，在意见陈述中也没有放弃除“银膜”外其他导电材料作为导流条的技术方案。因此，不应当基于权利要求1-2被宣告无效，而认为权利要求3的附加技术特征“银膜”不能再适用等同原则。

3. 评释

本案判决相比于既有实践在“禁止反悔原则”的适用方面体现出了两个特点：

其一是首次明确提出了禁止反悔原则的法理基础是诚实信用原则，具体在专利法中则表现为：不得损害善意第三人对其的合理信赖或正当期待；防止专利权人在授权程序和侵权诉讼中的两头得利。这一理解脱离了抽象的主张“诚实信用原则”，而是具体的回答了专利权人为何要对于其在审查与侵权诉讼过程中的矛盾主张承担禁止反悔责任的内涵。任何人都有变更自己行为的自由，如果通过诚实信用原则禁止与自己先前行为相矛盾的言动的话，必须存在一定附加利益的保护目的，而本案判决认为这一附加利益就是第三人信赖利益的保护与权利人两头利得的禁止。这一提法具有里程碑意义。

其二是对于独立权利要求被宣告无效是否导致禁止反悔原则的适用提出了“概括与否说”，即如果该从属权利要求中的附加技术特征未被该独立权利要求所概括，则因该附加技术特征没有原始的参照，故不能推定该附加技术特征之外的技术方案已被全部放弃。这样相比于二审判决所适用的“完全排除”效果，本案直接导致了不得适用禁止反悔原则的效果。

尽管本案判旨提出的禁止反悔原则的理论基础具有一定的积极意义，但是仍面临两个方面的质疑：其一是尽管对于已经审结的复审案件和无效宣告案件的案卷，原则上可以查阅和复制，通过对于案卷的自由查阅在制度上保障了审查过程的信赖利益。但是除此之外，作为禁止反悔的适用要件，必须存在主张者对于先行行为的现实信赖。可是在专利侵权判断的司法实践中，法院从来没有要求被控侵权人证明其对于专利权人限缩性修改的现实信赖，而只是抽象的适用了该原则。诚实信用原则下的禁止反悔适用，所解决的是保障个体间的公平正义问题，若以一般的抽象信赖代替现实的具体信赖的话，则需要在个体间利益考量外，增添新的法理基础。

其二是最高人民法院在“沈其衡与盛懋公司专利侵权案”（最高人民法院民事裁定书（2009）民申字第239号）中认为法院可以主动适用禁止反悔原则，即禁止反悔原则是对等同原则的限定，并非只是当事人的一种抗辩权，法院在审查是否存在等同侵权时，应当依职权对是否存在禁止反悔的情形进行审查。从逻辑上看传统的禁止反悔原则体现的是对于专利权利要求范围的限制，需要诉讼一方就先前陈述的内容，限制作用所及的范围大小等问题进行举证。同时，专利权人也有权对此提出反驳。而法院主动适用该原则有可能违反了民事诉讼的基本原则。但是该案中最高人民法院支持主动适用禁止反悔原则的态度也体现了禁止反悔原则中所体现的不因当事人之间利益关系所左右的公共政策，而不仅仅囿于当事人之间诚实信用的保护。

也就说明了，除通过诚实信用原则推导出来的信赖利益保护与两头得利禁止外，“禁止反悔原则”更加突出的体现了专利法上特有的制度架构，即在专利权生成与专利侵权判断上的主体分离现象。在著作权法制度领域，对于某一文学艺术领域的创作是否构成著作权法意义上的“作品”的判断与著作权侵权诉讼中被疑侵权作品与著作权所保护作品是否满足“接触”加“实质相似”的判断，往往是由法院一并处理的，很少会出现著作权权利构成判断与著作权侵权判断的判断主体分离所导致的矛盾结果的出现。而与著作权法相比，专利权的生成与消灭均存在有别于司法判断的行政行为介入，而侵权诉讼中对于被控侵权产品是否落入专利保护范围之内的判断则由法院主导。因此才可能出现在权利成立的审查阶段，专利申请人限缩性解释其权利范围，而在侵权判断阶段则扩大性解释其权利范围的矛盾状态的频发。倘若不通过制度性手段纠正这一起因于审查主体分离的矛盾现象的产生的话，将会从根本上抽离专利制度赖以维持的审查主义原则。举例来说，权利要求中注明一种“酸”，在审查过程中审查员提出“固体酸”为现有技术，要求申请人修改权利要求，申请人主张本发明所指酸为液体酸，因此得到授权。在此种情况下如果申请人认为审查员所指固体酸为现有技术有所不当的话，可以通过向专利复审委员会提出复审请求，乃至行政诉讼等预留审查路径对抗审查机关的判断，但是其选择了限缩性解释权利要求从而迅速得到授权的手段。如果在侵权诉讼中再次允许权利人主张本专利中的“酸”包含“固体酸”的话，审查阶段权力范围中排除“固体酸”的审查主义宗旨则完全没有在权利范围解释中体现，因此审查环节的审查意见通知书送达与申请人答辩等流程丧失了其存在意义。因此专利法上“禁止反悔原则”正是出于防止专利权人在侵权诉讼中规避实体审查程序的有效手段。在比较法上这也与美国学说上对于“专利禁止反悔”原则认识上的“用尽行政上的救济手段说”不谋而合。

而在禁止反悔原则适用效果一端，本案判旨所提出的“概括与否说”在本案事实所属“附加型”权利要求的适用上可以说实现了妥当的处理，即针对从属权利要求附加的“银膜”技术特征，属于在独立权利要求中并不能概括的技术特征，因此对于附加技术特征型权利要求适用“概括与否说”不会产生完全性禁反言效果。

但是对于“上下位概念型”权利要求则会产生并不妥当的适用效果，比如说独立权利要求为“一种由酸配制的农药”，从属权利要求为“一种由盐酸配制的农药”，在无效宣告程序中发现“一种由硝酸配制的农药”为现有技术，因此宣告独立权利要求无效，仅保留了从属权利要求。在侵权诉讼中权利人针对“一种由硫酸配制的农药”提起等同侵权主张。假设尽管“盐酸”与“硫酸”属于等同技术方案，但因为“盐酸”可以为“酸”所概括，因此对独立权利要求“酸”的无效（尽管非自我放弃）则意味着对于除“盐酸”外的其他技术方案的放弃，构成禁止反悔，不能适用等同原则。这样的话“概括与否说”的适用将人为地导致“附加型权利要求”与“上下位概念型权利要求”在“禁止反悔原则”适用上的根本区别。本来仅仅是形式上权利要求书写法上的区别，而不涉及技术方案的实质，却产生了实质性制度适用的天壤之别。此外“附加型权利要求”往往多用于机械等技术领域，而“上下位概念型权利要求”则多用在化学医药等领域，这也就实质造成的技术领域上对于同一制度适用上的差别，因此不得不思考“禁止反悔原则”具体的要件效果。从这个角度看，本案判旨所提出的“概括与否说”的射程可能仅限于“附加型”权利要求的情况，而不应该在将来实践中成为一般性的规则而扩大适用范围。

注释：

【1】最高人民法院民事判决书(2011)民提字第306号（《最高人民法院公报》2012年第10期）。

参考文献：

[1] 田村善之.判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理[J].知的財産法政策学研究,2004(1):16.

来源：《中国发明与专利》2018年第8期