摘 要：最高人民法院公布的第20号指导案例涉及对临时保护期内获得的产品是否应给予其在专利授权后的实施行为权利用尽的待遇。对此问题判旨指出:专利临时保护期内制造、销售、进口被诉专利侵权的产品，其后续使用、许诺销售、销售该产品的行为亦不构成侵权。不同于先用权的立法宗旨，对于临时保护期内生产的产品设置授权后的权利用尽可能导致机会主义行为的发生，因此，应当更为审慎地评估第20号指导案例可能产生的影响。

关键词：临时保护制度；专利权利用尽；先用权；指导案例；

1 案件事实

X (一审原告、二审被上诉人、被申请人) 为“制备高纯度二氧化氯的设备”发明专利的专利权人。该专利于2006年1月19日向国家知识产权局申请发明专利，于2006年7月19日公开，2009年1月21日授权公告。2008年10月20日，Y1 (一审被告、二审上诉人、申请再审人) 与Y2 (一审被告、二审上诉人、被申请人) 签订《购销合同》一份，Y1向Y2购买二氧化氯发生器一套，价款26万元。Y2已于2008年12月30日就上述产品销售款要求税务机关代开统一发票。在上述《购销合同》中，约定Y1分期向Y2支付设备款项，Y2为Y1提供安装、调试、维修、保养等技术支持及售后服务。2009年3月16日，X向广东省深圳市中级人民法院诉称:Y2生产、销售和Y1使用的二氧化氯生产设备落入涉案发明专利保护范围。请求判令二被告停止侵权并赔偿经济损失30万元、承担诉讼费等费用。在本案中，X没有提出支付发明专利临时保护期使用费的诉讼请求，在一审法院已作释明的情况下，X仍坚持原诉讼请求。

对此，一、二审判决指出:专利权人对临时保护期内实施其发明的行为虽然没有禁用权，但过了临时保护期进入到授权之后的使用行为也自当接受《专利法》第11条第1款的约束。考虑Y1所从事自来水消毒、净化处理涉及社会公众利益，停止被诉侵权产品的使用将在某种程度上影响社会公益，故对于Y1已在使用中的被诉侵权产品不判令停止使用，但Y1、Y2应就该使用侵权行为向X作出赔偿。

2 法院判旨

撤销原判决，驳回X的诉讼请求。

专利权人无权禁止他人对专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品的后续使用、许诺销售、销售。当然，这并不否定专利权人根据《专利法》第13条规定行使要求实施其发明者支付适当费用的权利。

一方面，专利制度的设计初衷是“以公开换保护”，且是在授权之后才能请求予以保护。对于发明专利申请来说，在公开日到授权日之间，为发明专利申请提供的是临时保护，在此期间实施相关发明，不为专利法所禁止，同样也应当允许实施发明得到的产品在此期间之后的后续实施行为，但申请人在获得专利权后有权要求在临时保护期内实施其发明者支付适当费用。由于专利法没有禁止发明专利授权前的实施行为，则专利授权前制造出来的产品的后续实施也不构成侵权。否则，就违背了专利法的立法初衷，为尚未公开或者授权的技术方案提供了保护。另一方面，专利法规定了先用权，虽然仅规定了先用权人在原有范围内继续制造相同产品、使用相同方法不视为侵权，没有规定制造的相同产品或者使用相同方法制造的产品的后续实施行为是否构成侵权，但是不能因为专利法没有明确规定就认定上述后续实施行为构成侵权，否则，专利法规定的先用权没有任何意义。

本案中，Y2销售被诉专利侵权产品是在涉案发明专利临时保护期内，该行为不为专利法所禁止。在此情况下，后续的Y1使用所购买的被诉专利侵权产品的行为也应当得到允许。因此，Y1后续的使用行为不侵犯涉案发明专利权。同理，Y2在涉案发明专利授权后为Y1使用被诉专利侵权产品提供售后服务也不侵犯涉案发明专利权。

3 案件评释

本案所涉及的争点在于对临时保护期内获得的产品是否应给予其在专利授权后的实施行为适用权利用尽原则。本案作为最高人民法院遴选的指导性案例，具有很高的先例价值。从原理上看，在专利权得到授权后，只要某一行为满足了《专利法》第11条中关于生产经营目的下对于专利技术方案的实施行为，且未落入法定的“不视为侵犯专利权”的情况下，被控侵权主体就应该承担专利侵权责任。但是本案判旨在法定的“不视为侵犯专利权”的情形之外，将《专利法》第13条纳入其范围之内，创设性地对于专利临时保护期内制造的产品在专利授权后的后续实施行为给予了专利权利用尽的待遇。对于这一做法最高人民法院详尽地列举了判断理由，具体分析这些理由及结论的妥当性对于理解本案判决的射程具有极其重大的意义。

根据《专利法》第39条的规定，专利权自授权公告之日起生效。在授权公告日之前，专利权并未形成，因此，也就不具备专利法所赋予的专利权的效力。对于发明专利而言，由于需要对于其是否满足专利授权条件进行实质审查，因此，不同于无实质审查阶段的实用新型专利所采取的在授权之后同时公开专利的技术方案，在发明专利的情形下，为了避免审查迟延造成的社会公众在长时间内对于发明专利的技术范围并不知晓的问题，因此，往往在发明专利申请后，进入实质审查之前便予以公开。

但是在这种制度设计下，如果发明专利公开后社会公众可以在知晓发明专利的基础上自由实施其技术方案的话，由于并未产生发明专利权，所以，发明专利申请人因公开而获取保护的对价并未得以实现。正因为这一考虑，所以，在《专利法》第13条中针对公开后授权前第三人的实施行为设置了临时保护期内的补偿金制度。

依据《专利法》第69条 (一) 的规定，专利权用尽的条件在于经过专利权人许可从事的实施行为，专利权人已经在许可过程中获得了合理对价。而在临时保护期内支付补偿金的情况下，由于补偿金并不是专利权人意思自治的体现，而是法定的，并不能代表支付补偿金就获得了专利权人的许可。当然如果专利权人承认补偿金的支付行为构成其许可第三人实施行为的意思表示的话，那么，可以认定专利权的用尽。如果专利权人并未明示地进行这一意思表示的话，那么，并不能认为临时保护期内支付了补偿金的行为在专利权授权后产生权利用尽的效果。如果抛开补偿金支付与否的问题，在并未取得专利权人许可而实施专利权的情况下，专利权人并未有机会获取对价时，均不应该产生权利用尽的效果。

在本案中由于专利权人并未请求支付补偿金，因此，并不涉及补偿金的支付是否代表了专利权人实施许可的意思表示解释问题。也就是说，本案中在专利权人请求被控侵权人在授权后停止继续使用被控侵权产品时，法院指出该使用行为构成权利用尽。对此法院也详尽论述了理由:其一，在授权前社会公众可以自由实施专利技术方案，如果授权后的实施行为需要受到专利权人的控制的话，相当于为尚未公开或者授权的技术方案提供了保护;其二，是类比了专利法上的先用权制度。尽管专利法中只规定了在原有范围内可以继续制造相同产品，没有对后续使用该产品给予规定，但是也应认为其在先用权范围之内而免于承担侵权责任。所以，临时保护期内的实施行为也应对其后续实施行为给予同样待遇。

对于前者，授权前社会公众对于技术方案的自由实施与授权后社会公众对于技术方案的实施需要受到专利权人排他权的控制，这两者之间并不存在因果关系。社会公众并不因为授权后对于技术方案的实施行为需要专利权人的许可而丧失授权前可以实施技术方案的利益。在授权后专利权人并未获得对价的前提下，并不能以授权前的自由利用代替授权后专利权人获取排他权利益的机会。因此，法院第一个理由并不能够成立。

对于后者，先用权的立法宗旨明显不同于临时保护期内社会公众可以自由使用技术方案的立法宗旨。先用权主要是从促进实施专利技术方案的投资以及避免无谓专利申请的角度，对于在专利申请日之前他人已经作好实施专利技术方案的必要准备的情况下而给予其不构成侵犯专利权的待遇。因此，为了保护实施专利技术方案的投资，除了先使用权人以外，购入先使用权人销售的产品并对其进行使用的主体也能够援引先使用权例外。而临时保护期内社会公众为实施行为所进行的投资并未像发明申请日之前的投资行为那样具有受保护的正当性。相反，社会公众在知晓技术方案的内容后的实施行为如果在授权后也给予权利用尽的待遇的话，无异于鼓励机会主义行为的发生。因此，法院在与先用权类似性的比较上并不具有充分的正当性。

尽管在原理上并不能充分论证专利临时保护期内获得的产品后续使用时专利权用尽规定的合理性，但是可以认为最高人民法院在专利法之外创设了新的权利限制规定。这也是本案判旨最为突出的意义所在。

参考文献:

[1]尹新天.中国专利法详解[M].北京:知识产权出版社，2011:130.

[2]郎贵梅.专利临时保护期内制造的专利产品的后续行为不侵犯专利权[J].人民司法 (案例) ，2013 (6) :4.

[3]杨明.从最高人民法院第20号指导案例看发明专利的临时保护制度[J].北京仲裁，2014 (1) :41.

注释:

[1]最高人民法院民事判决书 (2011) 民提字第259号 (最高人民法院指导案例第20号) 。

来源：中国发明与专利 2018年第7期